Анастасия Душаева, адвокат адвокатской конторы г.Дзержинска НОКА
Опубликовано "Нижегородский адвокат" №010-2010
1 января 2008 года вступила в действие часть 4 ГК РФ, кодифицировавшая законодательство в сфере интеллектуальных прав.
Ранее правоотношения об изобретениях регулировались Патентным законом от 23.09.92 г., Законом СССР от 31.05.91 г. «Об изобретениях в СССР», Постановлением Совета министров-Правительства РФ от 12.07.1993 г № 648 «О порядке использования изобретений и промышленных образцов, охраняемых действующими на территории Российской Федерации авторскими свидетельствами на изобретение и свидетельствами на промышленный образец, и выплаты их авторам вознаграждения» и некоторыми другими нормативными правовыми актами.
В связи с принятием ч. 4 ГК РФ они утратили силу, однако проходят стадию «переживания» закона, то есть применимы к правоотношениям, существовавшим до их отмены.
Согласно ст. 4 Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» до приведения законов и иных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с частью четвертой Кодекса законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и впорядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат части четвертой Кодекса.
Статья 12 того же закона предусмотрела, что положения пунктов 1, 3 и 5 статьи 32, статей 33 и 34 Закона СССР от 31 мая 1991 года № 2213-1 “Об изобретениях в СССР», пункта 3 статьи 21, пунктов 1 и 3 статьи 22 и статьи 23 Закона СССР от 10 июля 1991 года № 2328-1 “О промышленных образцах» о льготах и материальном стимулировании применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества.
Автором результата интеллектуальной деятельности в ст. 1228 ГК РФ признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Ему же принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных законом, право на имя и иные личные неимущественные права.
А вот право пользования результатом интеллектуальной деятельности принадлежит тому, кто оформил документ о том, что он имеет исключительные права - правообладатель, либо разрешение от правообладателя - договор.
Под служебным изобретением понимается изобретение, созданное работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.
При определении того, является ли изобретение служебным, исходят их двух составляющих служебного изобретения: во-первых, создано ли оно работником во время работы у работодателя, во-вторых, создано ли оно в процессе выполнения трудовых обязанностей или по договору опытно-конструкторских или научно-исследовательских работ.
Создание объекта промышленной собственности работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такие объекты промышленной собственности принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору требовать предоставления ему безвозмездной неисключительной лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких объектов промышленной собственности.
Право на получение патента первоначально принадлежит автору, и может быть передано другому лицу на основании договора об уступке прав на получение патента, заключенного в простой письменной форме. В этом случае лицо, указанное в заявке на изобретение, признается автором изобретения.
Работодатель обязан платить автору вознаграждение за использование изобретения, размер которого определяется по соглашению с автором, а при отсутствии соглашения - судом.
В соответствии с Информационным письмом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25 июня 2008 года «О выплате вознаграждений авторам служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов» вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора работодателем, поучившим патент, или его правопреемником в размере не менее 15 % прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20 % выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.
Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2 % от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение.
В любом случае размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяются договором между работодателем и работником, а в случае спора - судом (пункт 4 статьи 1370, пункт 1 статьи 1406 ГК РФ).
При отказе или уклонении работодателя-патентообладателя от заключения договора о порядке и размере выплаты вознаграждения за использование изобретения автор вправе обратиться в суд общей юрисдикции с иском о понуждении к заключению договора на предложенных им условиях.
До 1 января 2008 года применялся трехмесячный срок для достижения соглашения между сторонами об условиях договора, после чего спор о вознаграждении мог быть разрешен в судебном порядке. В части четвертойГК РФ такие сроки не определены, поэтому считаю целесообразным перенести трехмесячный срок в ГК РФ.
По-прежнему актуальна проблема уклонения работодателей от выплаты авторам вознаграждения за использование служебных изобретений.
На некоторых крупных предприятиях сохранились патентоведы - специалисты с большим стажем работы, которые и занимаются вопросами регистрации изобретений, определением порядка и размера выплаты авторам вознаграждения. Однако в нашей стране это редкость.
Руководство многих предприятий до сих пор не осознает или не желает понимать, что изобретательство нужно поощрять, поскольку это приводит к улучшению качества продукции, появлению новых свойств и т.д., а следовательно, к увеличению прибыли предприятия.
В то же время за рубежом своевременное оформление интеллектуальной собственности является залогом успешного бизнеса.
Собственники предприятий в развитых странах удерживают авторов поощрениями, наградами, дополнительными выплатами, стимулирующими рост изобретательства, чтобы их не переманили конкуренты. В России предприниматели редко понимают, что автора нужно стимулировать выплатой вознаграждения, искренне полагая, что автору служебного изобретения предостаточно и зарплатыработника.
Возлагая на работодателя - патентообладателя обязанность выплатить автору вознаграждение, закон включает вознаграждение авторам в себестоимость продукции. В итоге платит за все потребитель.
Остаются и проблемы правоприменительной деятельности и сложности при обращении в суд и разрешении спора.
В постановлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 года № 5/29 ответчик по иску о выплате автору служебного изобретения определен императивно: «таковым лицом является работодатель (лицо, являющееся работодателем на момент создания служебного произведения).
Следовательно, даже если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель. К иным лицам данная обязанность может перейти в порядке универсального правопреемства».
Суд при разрешении спора должен запросить: патент на изобретение, справку о действии патента из Роспатента (сведения эти открыты для пользователей и на сайте Роспатента www1.fips.ru), доказательства, что изобретение является служебным, создано ли оно в результате договора НИР или ОКР ( тогда заказчик имеет право на безвозмездное использование изобретения на условиях простой неисключительной лицензии).
Установив факт наличия служебного изобретения, следует проверить субъекты использования, основания использования, период и объем использования.
Согласно ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения считается: 1) ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.
Пункт 3 этой же статьи гласит, что изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему.
Об использовании изобретения в собственном производстве работодатель составляет акт об использовании изобретения, который подписывается автором. К факту использования, имеющему значение для выплаты, относится использование в производстве, а не в технической документации. При отсутствии акта факт использования доказывается экспертным путем.
Особую сложность могут представлять случаи, когда патентообладатель передает кому-либо право использования по другому возмездному договору (например, договор поставки) не заключая лицензионный договор, влекущий обязанность выплаты. Автор оказывается слабым звеном, так как он не участник договорных правоотношений и не может повлиять на них.
Полагаю, случаи заключения иного договора (например, договора поставки), содержащего существенные признаки лицензионного договора на условиях исключительной или простой неисключительной лицензии должны приравниваться к лицензионному договору и порождать обязанность патентообладателя по выплате вознаграждения в соответствии с объемом использования.
Объем использования также установить достаточно сложно, так как доступ к хозяйственной документации фирмы закрыт и это сложно проверить.
В случае возникновения спора о размере себестоимости продукции следует прибегнуть к услугам экспертов - экономистов для анализа хозяйственной деятельности предприятия и расчета себестоимости. В случае если к изобретению относятся не все изделие (продукт), а лишь часть его, нужно определить долю себестоимости продукта, приходящуюся на изобретение.
Самым узким местом расчетов является выбор методики по определению доли себестоимости продукции, приходящейся на изобретение, ввиду отсутствия нормативного регулирования данного вопроса. Имеющиеся методы носят рекомендательный характер, а не нормативный. Эксперт может предложить тот или иной вариант расчетов, однако оценить его правильность из-за отсутствия нормативных требований едва ли возможно человеку без специального образования. Таким образом, образуется правовая неопределенность в решении вопроса о размере вознаграждения, так как подходы участников процесса могут сильно отличаться друг от друга.
Некоторые авторы предлагают свои методы расчета доли себестоимости продукции, приходящейся на изобретение.
Бромберг Г. В. предлагает следующий способ: «рассчитывать долю себестоимости, приходящуюся на используемое в объекте (продукции) изобретение как произведение трех коэффициентов:
– коэффициент достигнутого результата;
– коэффициент простоты решения технической задачи;
– коэффициент унификации отдельных элементов.
Чтобы определить себестоимость затрат при использовании изобретения, величину суммарной себестоимости объекта (продукции), в котором используется изобретение, умножают на произведение коэффициентов, характеризующих это изобретение:
Си = С х
где Си – прибыль от использования изобретения;
С – суммарная себестоимость объекта техники».
Судебная практика подтверждает предположение о том, что суды к сожалению, не всегда привлекают к разрешению поставленных вопросов компетентных специалистов, обладающих требуемыми познаниями, и не полностью выясняют все факты, имеющие юридическое значение, что влечет отмену судебного постановления и направление дела на новое рассмотрение. (например, Постановлением Президиума Нижегородского областного суда от 09.02.2006 г. по делу № 44-Г-309 дело направлено на новое рассмотрение с целью установления наличия экономического эффекта от использования изобретения и определения размера этого эффекта).
Патентообладатель также должен оплатить автору пеню в размере 0, 04 % за каждый день просрочки( срок оплаты - не позднее 30 марта года, следующего за годом использования служебного изобретения.
Для разрешения вопроса о факте использования назначается патентоведческая или патентно-техническую экспертиза с привлечением патентоведов и специалистов определенной специальности в области изобретения, которые смогут проверить наличие всех признаков независимого пункта формулы изобретения.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и ВАС РФ от 26.03.09 г разъяснило, какие нормы права действуют в настоящее время, однако многие вопросы установления факта использования изобретения субъектами остались «в тени».
К сожалению, в настоящее время отсутствует единая практика по вопросам использования служебных изобретений, единый подход, что порождает противоположные решения разных судебных инстанций. Государство пока не предоставляет авторам надежный механизм реализации их прав на достойное существование, развитие изобретательства и науки в целом, соблюдение оптимального баланса законных прав и интересов всех участников отношений в данной сфере. В то время как на западе уже давно приняты качественные законы, а главное, следят за их исполнением, в России тема интеллектуальной собственности и ее охраны канула в лету.
Поскольку суды, правда после длительной волокиты и обивания авторами порогов судебных инстанций, взыскивают авторское вознаграждение, надеюсь, вскоре ситуация с выплатой авторам заслуженных вознаграждений во внесудебном порядке изменится в лучшую сторону и руководители предприятий станут более ответственно подходить к этой проблеме.